08.01.2020 Markenrecht

Marken und das Widerspruchsverfahren

Marken dienen zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens und ermöglichen dem Kunden in unserer modernen wie vielfältigen Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft eine Orientierung bei der Produktauswahl. So werden mit einer Marke häufig die Qualität und der Service eines Unternehmens in Verbindung gebracht. Die mit einer Marke verknüpften Vorstellungen beeinflussen die Kaufentscheidung der Kunden maßgeblich; der gute Ruf einer Marke kann sich sehr positiv auf den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens auswirken. Deshalb investieren Unternehmen oftmals viel Aufwand und Geld, um die Bekanntheit ihrer Marken zu steigern. Weltbekannte Unternehmen wie Apple, Nike, Mercedes oder Sony leben von dem Wert ihrer Marken. 

 

1. Markenschutz  – rechtliche Absicherung im Markenregister

Damit eine Marke markenrechtlichen Schutz für bestimmte Waren und Dienstleistungen beanspruchen kann, muss sie im Markenregister zur Eintragung angemeldet werden. Je nachdem, wo die Marke benutzt und dementsprechend geschützt sein soll, ist sie als deutsche Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), als EU-Marke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) oder als internationale Marke  bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) einzutragen. Durch die Eintragung erhält der Markeninhaber das Recht, Dritte von der Benutzung des Zeichens auszuschließen und juristisch gegen Verstöße vorzugehen.

Zwar gibt es nach dem Markengesetz auch die Möglichkeit, Markenschutz durch Benutzung zu erlangen. Hierfür ist jedoch eine nachzuweisende Verkehrsgeltung in den maßgeblich beteiligten Verkehrskreisen erforderlich, was oftmals zu Beweisschwierigkeiten führt. Mit eingetragenen Marken sind die möglichen markenrechtlichen Ansprüche daher leichter durchzusetzen, so dass die meisten Marken in Deutschland Registermarken sind.

Welche Zeichen marken- und eintragungsfähig sind, worauf bei einer Markenanmeldung zu achten ist und wie viel eine Markenanmeldung kostet, haben wir bereits in unserem kleinen Ratgeber für künftige Markeninhaber (https://abd-partner.de/de/blog/detailansicht/die-markenanmeldung-ein-ratgeber-fuer-zukuenftige-markeninhaber.html) zusammengefasst. Dieser Artikel betrifft vornehmlich das Widerspruchsverfahren gegen eine Markenanmeldung. Dabei betrachten wir beide Positionen: Wir erklären, wie der Inhaber der älteren Marke sich gegen eine Neuanmeldung wehren kann, zeigen aber auch die Verteidigungsmöglichkeiten für den Widerspruchsempfänger auf.

2. Wesen des Widerspruchs gegen eine Markeneintragung

Der Widerspruch gegen eine Markenanmeldung spielt im Markenrecht eine erhebliche Rolle. Oftmals werden von Unternehmen Markenanmeldungen vorgenommen, ohne dass davor eine professionelle Markenrecherche durchgeführt wurde. So werden Marken angemeldet, die es in identischer oder ähnlicher Form bereits gibt.

Zu beachten ist hierbei, dass  weder das DPMA noch das EUIPO oder die WIPO bei der Prüfung einer neu angemeldeten Marke überprüfen, ob eventuell ältere Markenrechte der neuen Anmeldung entgegenstehen. Die Markenämter prüfen die Markenanmeldungen nur auf das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse, wie z. B. die fehlende Unterscheidungskraft oder ein Freihaltungsbedürfnis. Ältere Zeichenrechte (relative Eintragungshindernisse) müssen daher von dem Markenanmelder selbst recherchiert werden. Umgekehrt müssen auch die Inhaber älterer Marken neue Markenanmeldungen überwachen, um effektiv gegen konfligierende Anmeldungen vorgehen zu können.

Um überhaupt von einer neuen möglicherweise die ältere Marke verletzende Markenanmeldung rechtzeitig Kenntnis zu erlangen, ist die Einrichtung einer strategischen und professionellen  Kollisionsüberwachung zu empfehlen, welche von vielen Kanzleien für Markenrecht angeboten wird. Stellt ein Markeninhaber z.B. im Rahmen eines solchen Markenscreenings fest, dass im Markenregister eine jüngere Marke eingetragen wurde, die der eigenen Marke ähnlich oder sogar identisch ist und somit eine Verwechslungsgefahr zur eigenen Marke besteht, kann er gegen die Eintragung dieser Marke im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens vor dem jeweiligen Markenamt vorgehen. Das professionelle Markenscreening ist daher unabdingbar, um eine Verwässerung der eigenen Marke zu verhindern. Nur wenn die Marke einzigartig bleibt, kann sie ihre Kennzeichnungskraft entfalten!

Zwar können (und manchmal müssen) die Markeninhaber gegen die gerügte Markenverletzung auch zivilrechtlich durch eine Abmahnung und durch eine Unterlassungs- bzw. Löschungsklage vorgehen oder einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen. Oftmals sind die zivilgerichtliche Verfahren jedoch recht langwierig und mit deutlich höheren Verfahrenskosten als das Widerspruchsverfahren verbunden. Das Widerspruchsverfahren vor dem jeweiligen Markenamt ist für den Markeninhaber daher ein sinnvolles Rechtsmittel, um kostengünstig und wirkungsvoll gegen eine Zeichenkollision vorzugehen.

3. Wer kann Widerspruch gegen eine Markenanmeldung erheben?

Widerspruch kann nur einlegen, wer Markeninhaber (deutsche Marke, Unionsmarke oder IR-Marke) oder Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung bzw. eines Unternehmenskennzeichens ist.

Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name einer natürlichen Person, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens benutzt werden (z. B. „Bäckerei Müller“, „Zum goldenen Esel“). Ein Unternehmenskennzeichen entsteht nicht durch Eintragung in ein Markenregister, sondern durch Benutzung der Bezeichnung. Die Voraussetzung für den markenrechtlichen Schutz ist hierbei, dass die Bezeichnung für die Art des Geschäfts originär unterscheidungskräftig ist.

Der Widerspruch kann aber auch von Personen erhoben werden, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen. Geographische Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sind Namen von Orten oder Landschaften oder andere geografische Angaben, welche die Herkunft einer Ware bezeichnen. Sie geben im Geschäftsverkehr dem Käufer und Verbraucher einen Hinweis darauf, in welcher Gegend die Ware hergestellt oder verarbeitet wurde (z. B. „Allgäuer Bergkäse“, „Nürnberger Lebkuchen“).  

4. Vorgehen gegen eine jüngere Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens

Sind Sie als Markeninhaber oder Inhaber eines Unternehmenskennzeichens der Ansicht, dass eine Neuanmeldung ihre prioritätsältere Marke verletzt, müssen Sie zunächst folgende Voraussetzungen prüfen, um mit einem Widerspruch gegen die jüngere Marke vorgehen zu können:

Schritt 1: Ist die Einlegung eines Widerspruchs überhaupt noch möglich? Das Widerspruchsverfahren gegen eine Markeneintragung ist zulässig, wenn der Widerspruch binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung der angegriffenen Eintragung (deutsche Marke) oder Anmeldung (EU-Marke) erhoben wird.

Da die Veröffentlichungen von neuen Markenanmeldungen oftmals nicht regelmäßig verfolgt werden, verpassen viele Markeninhaber die kurze Widerspruchsfrist und verlieren daher ihr Rechtsmittel. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist erhält die Marke einen rechtssicheren Status, ein Widerspruch kann nicht mehr eingelegt werden. Ältere Markeninhaber sind dann zwar nicht schutzlos gestellt und können gegen eine Eintragung mit einer Löschungsklage vorgehen. Diese ist jedoch deutlich aufwendiger.

Angesichts der oben ausgeführten Vorteile des Widerspruchsverfahrens lohnt es sich daher, ein professionelles Markenscreening durch eine spezialisierte Kanzlei zu beauftragen. Werden bei einer solchen Überwachung Neuanmeldungen von identischen oder ähnlichen Marken festgestellt, kann hiergegen rechtzeitig Widerspruch eingelegt werden.

Schritt 2: Kann die Widerspruchsfrist noch eingehalten werden, sollte weiter geprüft werden, ob tatsächlich Verwechslungsgefahr zwischen der prioritätsälteren und –jüngeren Marke besteht.

Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken beurteilt sich vor allem nach drei Kriterien: Wie ähnlich sind die Zeichen (wie werden sie geschrieben und ausgesprochen)? Wie ähnlich sind die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen? Und: Wie hoch ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke?

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr müssen zahlreiche Aspekte und die einschlägige Judikatur berücksichtigt werden. Der Teufel steckt hier im Detail. Deshalb ist es unbedingt zu empfehlen, die Frage der Verwechslungsgefahr von einem im Markenrecht erfahrenen Fachanwalt beurteilen zu lassen.

Schritt 3: Besteht die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr, muss der Markeninhaber schriftlich oder elektronisch beim zuständigen Markenamt, am besten über die jeweils bereitgestellten Formulare, Widerspruch einlegen. Der Widerspruch kann auch von einem Anwalt für den Markeninhaber eingelegt werden.

5. Ablauf des Widerspruchsverfahrens nach Markeneintragung beim DPMA

Das DPMA ist für das Widerspruchsverfahren zuständig, wenn es um Markenrechtsstreitigkeiten auf nationaler Ebene geht, also wenn die Verletzung deutschen Markenrechts geltend gemacht wird.

Nach der Veröffentlichung einer neuen deutschen Markeneintragung im elektronischen Markenblatt können Inhaber älterer deutscher Marken oder Kennzeichnen, älterer Unionsmarken oder älterer IR-Marken innerhalb von drei Monaten Widerspruch beim DPMA gegen die Markeneintragung einlegen, § 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die ältere Widerspruchsmarke, aus welcher vorgegangen wird, muss nicht unbedingt eine deutsche Marke sein, sie muss nur für das gleiche Rechtsgebiet gelten, wie die jüngere Marke. Die Widerspruchsberechtigung für Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, ergibt sich aus § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Innerhalb der 3-Monats-Frist ist auch die Widerspruchsgebühr (derzeit 250,00 EUR) zu zahlen. Geht die Zahlung erst nach drei Monaten ein, gilt der Widerspruch als nicht erhoben. Die Widerspruchsfrist ist nicht verlängerbar.

  • Formelle und inhaltliche Anforderungen an den Widerspruch

Die Einlegung des Widerspruchs muss schriftlich oder elektronisch erfolgen und unterliegt strengen formalen und inhaltlichen Voraussetzungen der Markenverordnung, genauer §§ 29, 30 MarkenV. Ausreichend ist hierbei, wenn die Übermittlung des Widerspruchs innerhalb der Widerspruchsfrist per Fax oder eingescannt per E-Mail beim DPMA zugeht. Auf dem Original ist eine handschriftliche Unterschrift erforderlich.

Gemäß § 29 MarkenV ist für jede Marke, geschäftliche Bezeichnung, geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe, wegen der gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wird, ein gesonderter Widerspruch erforderlich. Gehören alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so liegt jedoch nur ein Widerspruch vor.

Für die Erhebung des Widerspruchs sollte ein Formblatt verwendet werden, welches auf der Website des DPMA heruntergeladen werden kann (https://www.dpma.de/marken/widerspruch_loeschung/index.html). Welche Angaben der Widersprechende zum Widerspruch machen muss, ergibt sich aus den Formblättern und § 30 MarkenV.

Der Widersprechende hat bei der Einlegung des Widerspruchs zu entscheiden, auf welche Marke er den Widerspruch stützen will und ob alle Waren und Dienstleistungen dieser Marke für den Widerspruch berücksichtigt werden sollen. Eine zulässige Beschränkung des Widerspruchs ist auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist möglich, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung dagegen nicht. Diese Angaben können nicht nur Auswirkungen auf den generellen Erfolg des Widerspruchs haben, sondern auch bei der Entscheidung, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, eine wichtige Rolle spielen. Wird der Widerspruch zu weit aufgestellt, so droht eine teilweise Zurückweisung.

Eine Begründungspflicht für den Widerspruch als Zulässigkeitsvoraussetzung, wie im Unionsmarkenrecht, besteht nicht. Um die Entscheidung des DPMA positiv zu beeinflussen, wird eine Begründung dennoch häufig beigefügt. Der Widersprechende muss im Widerspruchsschriftsatz demnach nur mitteilen, dass seines Erachtens eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

  •  Rücknahme des Widerspruchs

Die Rücknahme des Widerspruchs ist bis zur Unanfechtbarkeit der jeweiligen Widerspruchsentscheidung möglich, also nach einem Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) auch noch innerhalb der Frist zur Einlegung der zugelassenen oder zulassungsfreien Rechtsbeschwerde. Eine Zustimmung des Inhabers der angreifenden Marke ist nicht erforderlich. Ist zugunsten des Widersprechenden bereits ein Widerspruchsbeschluss ergangen, ist der Beschluss gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos. Die im Widerspruchsbeschluss getroffene Kostenentscheidung bleibt von der Rücknahme jedoch unberührt.

  • Die Reaktion des Inhabers der angegriffenen Marke  

Sobald ein Widerspruch erhoben worden ist, wird der Widerspruchsschriftsatz dem Inhaber der Marke, gegen die Widerspruch erhoben ist, vom DPMA zugestellt.

Nach der Zustellung des Widerspruchs beginnt die sogenannte „Cooling off“-Phase, in der die Parteien die Möglichkeit haben, sich außeramtlich zu einigen. Sie geht dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens voraus (an dem der Widersprechende und der Anmelder beteiligt sind). Wenn die kontradiktorische Phase noch nicht begonnen hat und die Parteien zu einer Einigung gelangen, mit der der Widerspruch endet, werden keiner Partei die Kosten auferlegt. Die „Cooling off“-Frist beträgt zwei Monate und kann jeweils gemeinsam durch beide Parteien verlängert werden.

Wird in der „Cooling off“-Phase keine Einigung erzielt, bekommen die Parteien wechselzeitig die Möglichkeit, Argumente zum Schutz der Marke bzw. für deren Löschung vorzubringen. Zunächst muss der Widerspruchsempfänger innerhalb einer Frist von zwei Monaten substantiiert darlegen, warum er der Auffassung ist, dass im vorliegenden Fall durch die Eintragung seiner Marke keine Rechtsverletzung in Betracht kommt. Im Anschluss muss der Widersprechende die Argumente des Widersprechenden entkräften. Das Vorbringen der Parteien bezüglich der Schutzunfähigkeit der eingetragenen Widerspruchsmarke bzw. angegriffenen Marke und Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts (z. B. Vorbenutzung der angegriffenen Marke) bzw. außerhalb der gesetzlich festgelegten Widerspruchsgründe (z. B. vertragliche Verpflichtungen) ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren unbeachtlich.

Ein Widerspruchsverfahren kann sich daher über viele Monate hinziehen.

  • Entscheidung des DPMA - Rechtsfolge des Widerspruchs

Ob der Widerspruch begründet ist, d. h. ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, wird sodann vom DPMA geprüft und in Form eines Beschlusses entschieden. In diesem Beschluss entscheidet das DPMA auch über die Kosten des Widerspruchsverfahrens. Die Kostenentscheidung betrifft dabei alle Kosten des Verfahrens, also die Gebühren und Auslagen des DPMA sowie die Kosten der Beteiligten.

Sofern das DPMA eine Verwechslungsgefahr für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, bejaht, wird dem Widerspruch stattgegeben und die Eintragung der Marke ganz oder teilweise gelöscht werden, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Anderenfalls wird der Widerspruch zurückgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

  • Rechtsbehelfe gegen den Widerspruchsbeschluss des DPMA

Gegen den Widerspruchsbeschluss kann der Rechtsbehelf der Erinnerung (§ 64 MarkenG) und/oder Beschwerde (§ 66 MarkenG) eingelegt werden.

Die Erinnerung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbeschlusses beim DPMA einzulegen. Gegen die Entscheidung des DPMA im Erinnerungsverfahren ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung die Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) möglich. Anstelle der Erinnerung kann auch direkt die Beschwerde eingelegt werden (§ 62 Abs. 5 Satz 1 MarkenG).

6. Das Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO

Vor dem EUIPO werden Widerspruchsverfahren geführt, welche jüngere Unionsmarken betreffen. Hierbei sind die Regeln der Unionsmarkenverordnung anzuwenden, die sich inhaltlich größtenteils mit den Regelungen des deutschen Markenrechts decken. So läuft das Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO ähnlich wie vor dem DPMA ab; teilweise gibt es jedoch auch gravierende Unterschiede.

Neu angemeldete Unionsmarken werden im Unionsmarkenblatt veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Unionsmarke – anders als eine veröffentlichte deutsche Marke - noch nicht eingetragen. Damit die Eintragung erfolgt, muss zunächst die dreimonatige Frist verstreichen, innerhalb welcher Inhaber von älteren Rechten Widerspruch gegen die Eintragung der Unionsmarke einreichen können, Art. 46 Abs. 1 UMV. Die Unionsmarke wird erst dann eingetragen, wenn innerhalb dieser Frist kein Widerspruch erfolgt. Sollte ein Widerspruch (oder mehrere) eingelegt worden sein, so wird die Marke erst dann zur Eintragung zugelassen, wenn alle eingelegten Widersprüche beseitigt oder abgeschlossen sind.

Innerhalb der 3-Monats-Frist ist auch die Widerspruchsgebühr (derzeit 320 EUR) zu zahlen. Geht die Zahlung erst nach drei Monaten ein, gilt der Widerspruch als nicht erhoben, Art. 46 Abs. 3 UMV. Die Widerspruchsfrist ist nicht verlängerbar.

  • Formelle und inhaltliche Anforderungen an den Widerspruch

Die Widerspruchsschrift ist schriftlich oder elektronisch einzureichen. Die Verwendung des Formblattes, welches auf der Website des EUIPO im Nutzerbereich heruntergeladen werden kann (https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings), wird grundsätzlich empfohlen, ist aber für die Wahrung der Form des Widerspruchs nicht zwingend notwendig. Ausreichend ist hierbei, wenn die Übermittlung des Widerspruchs innerhalb der Widerspruchsfrist per Fax oder elektronisch beim EUIPO zugeht.

Der Widerspruch kann auf eine oder mehrere ältere Marken i.S.d. Art. 8 Abs. 2 UMV oder sonstige ältere Rechte i.S.d. Art. 8 Abs. 4 und 4a UMV (ältere Unternehmenskennzeichen, ältere Ursprungsbezeichnung usw.) gestützt werden, sofern die im Widerspruchsverfahren geltend gemachten älteren Marken oder Rechte demselben Inhaber gehören. Gehören alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so liegt mithin nur ein Widerspruch vor. Anderenfalls ist ein gesonderter Widerspruch erforderlich.

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens muss ferner ausgewählt werden, in welcher Amtssprache der Widerspruch erhoben wird. Dies richtet sich danach, in welcher Sprache die angegriffene Marke angemeldet bzw. welche zweite Sprache für diese Marke angegeben wurde.

Wie bei einem Widerspruch gegen eine deutsche Marke muss auch bei einem Widerspruch gegen eine Unionsmarke exakt angegeben werden, welchen Umfang der Widerspruch haben soll. Der Widersprechende hat mithin zu entscheiden, ob der Widerspruch sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angemeldeten, jüngeren Marke richten soll oder nur gegen einen Teil davon. Diese Festlegung kann später bei der Kostenentscheidung eine Rolle spielen.

Die Widerspruchsschrift an das EUIPO muss anders als der Widerspruch an das DPMA eine Begründung mit den wesentlichen Fakten und Argumenten, auf die der Widerspruch gestützt wird (insbesondere die Darlegung der Verwechslungsgefahr), sowie die Angabe der dieser Begründung stützenden Beweismittel enthalten.

  • Verfahren

Wird Widerspruch gegen eine Unionsmarke eingelegt, beginnt das Widerspruchsverfahren. Der Anmelder wird über die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und erhält eine Kopie der eingereichten Unterlagen. Nachdem durch das EUIPO geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird untersucht, ob der Widerspruch die anderen in den Verordnungen enthaltenen formalen Voraussetzungen erfüllt.

Nach der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs ergeht an beiden Beteiligten eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Wie beim Widerspruchsverfahren vor dem DPMA wird den Beteiligten zunächst eine „Cooling-off“-Frist eingeräumt. Während dieser Frist haben die Beteiligten einen Anreiz, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen; die Widerspruchsgebühr kann bei einer Einigung unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden. Die „Cooling-off“-Frist läuft zwei Monate nach der Unterrichtung über die Zulässigkeit ab. Sie kann einmalig um 22 Monate verlängert werden und somit insgesamt eine Dauer von bis zu 24 Monaten haben.

Nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens. Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen eingeräumt, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten und sobald die eingereichten Beweismittel und (etwaigen) Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen. Der Anmelder hat in jedem Stadium des Widerspruchverfahrens die Möglichkeit, die Waren und Dienstleistungen seiner Anmeldung einzuschränken oder die gesamte Anmeldung zurückzunehmen.

Das EUIPO kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zulassen. Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren abgeschlossen; der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif und die Beteiligten werden entsprechend benachrichtigt.

  • Entscheidung des EUIPO bzw. Beendigung des Widerspruchsverfahrens

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum Abschluss bringen möchten. So können sie eine Rücknahme des Widerspruchs vereinbaren oder aber das Amt einfach und ohne Angabe von spezifischen Gründen dazu auffordern, das Verfahren einzustellen. Dazu genügt es, wenn die Beteiligten dem Amt eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung vorlegen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Das Amt trifft dann alle Maßnahmen, die für die Einstellung des Verfahrens auf der Grundlage dieser Vereinbarung erforderlich sind.

Sofern das Widerspruchsverfahren nicht zuvor durch die Rücknahme des Widerspruchs oder der Anmeldung der Unionsmarke beendet worden ist, entscheidet das EUIPO über den Widerspruch. Ergibt die Prüfung, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist (d. h. wenn Verwechslungsgefahr vorliegt), so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen. Liegt keine Verwechslungsgefahr vor, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Sofern das EUIPO über die Sache entscheidet, trifft es auch eine Entscheidung über die Kostenverteilung.

  • Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung des EUIPO

Gegen die Entscheidung des EUIPO über den Widerspruch kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Zustellung der Rechtsbehelf der Beschwerde schriftlich bei der Beschwerdekammer des EUIPO eingelegt werden. Die Beschwerdekammern sind unabhängig und in ihren Entscheidungen nicht weisungsgebunden. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern können vor dem Europäischen Gericht  (EuG, I. Instanz) angefochten werden; gegen die Urteile des Gerichts können vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Rechtsmittel eingelegt werden. 

7. Gegen Ihre Marke wurde Widerspruch eingelegt – wie können Sie darauf reagieren?

Wenn das Markenamt Ihnen einen Widerspruch zustellt, gilt zunächst: Ruhe bewahren und keine vorschnellen Entscheidungen treffen! Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie auf einen Widerspruch reagiert werden kann. Wie oben bereits ausgeführt, bedeutet die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens nur, dass ein anderer Markeninhaber behauptet, Ihre Marke verletze seine ältere Marke. Ob der Widerspruch jedoch tatsächlich begründet ist, d. h. ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ergibt sich erst nach einer umfassenden Prüfung. Oftmals sind die Widersprüche auch nur teilweise begründet. Es lohnt sich demnach, für die Prüfung des Widerspruchs und der Ausarbeitung der möglichen Verteidigungsstrategien einen spezialisierten Rechtsanwalt zu beauftragen.

  • Überprüfung des Widerspruchs und mögliche Einreden

Im Rahmen der Überprüfung des Widerspruchs ist zunächst zu prüfen, ob überhaupt eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

Selbst wenn Ihre Marke mit einer älteren Marke identisch oder verwechslungsfähig ist, heißt es noch lange nicht, dass das Widerspruchsverfahren für Sie „verloren“ wäre. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich ganz unabhängig von der Frage der Markenverletzung erfolgreich zu verteidigen. So kann man beispielweise eine Nichtbenutzungseinrede erheben, wenn der Widersprechende seine Marke in den Klassen, für die sie Schutz beansprucht, innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung Ihrer Marke nicht benutzt hat.

Ferner soll anhand der Registerrecherche geprüft werden, ob Sie möglicherweise gegen den Widersprechenden ein älteres Gegenrecht geltend machen können. In dem Fall wäre die Marke des Widersprechenden ihrerseits angreifbar – Sie könnten den Spieß also umdrehen.

Für eine optimale Verteidigungsstrategie ist eine umfassende Analyse der Registerlage und Entscheidungspraxis unerlässlich.

  • Entscheidung über weiteres Vorgehen

Je nachdem, wie die Überprüfung des Widerspruchs ausfällt, ergeben sich folgende Handlungsmöglichkeiten:

(1)    Wenn die Erfolgsaussichten eher negativ zu bewerten sind, d. h. die Verwechslungsgefahr wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bejahen, ist zu erwägen, den Rechtsstreit durch die Rücknahme der Anmeldung zu vermeiden. Liegt eine Verwechslungsgefahr offensichtlich vor und benutzen Sie Ihre Marke bereits für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, kann der Gegner neben dem Widerspruch auch ein zivilrechtliches Verfahren einleiten und Unterlassung- sowie Schadensersatzansprüche geltend machen. Ein Widerspruch ist daher nicht „auf die leichte Schulter“ zu nehmen; es sollte auf jeden Fall reagiert werden. Oftmals lassen sich mit dem Gegner aber auch in diesem Fall noch sinnvolle Kompromisse verhandeln (z. B. Aufbrauch- und Umstellungsfristen, Teilrücknahme usw.).

(2)    Kommt man bei der Überprüfung des eingelegten Widerspruchs zum Schluss, dass die Gefahr einer Verwechslung jedenfalls nicht auszuschließen ist, empfiehlt es sich bereits in der „Cooling off“-Phase, mit der Gegenseite in direkte Verhandlungen zu treten, um eine außeramtliche Vereinbarung zu schließen, mit der die friedliche Koexistenz der Marken gewährleistet wird.  Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Widerspruch nur teilweise Aussicht auf Erfolg hat und man gewisse Einschränkungen im Bereich der gewünschten Waren- und Dienstleistungen vornehmen kann, so dass der Gegner damit ebenfalls leben kann. Eine solche Abgrenzungs- bzw. Koexistenzvereinbarung bietet sich auch an, wenn der Ausgang des Verfahrens für beide Seiten schwer einschätzbar ist.

(3)    Sind Ihre Erfolgsaussichten im Widerspruchsverfahren jedoch überwiegend positiv, empfiehlt es sich, die Marke aktiv zu verteidigen. In dem Fall sollte zunächst dem Gegner gegenüber und später auch beim Markenamt – wenn der Gegner auch nach der „Cooling off“-Phase den Widerspruch weiterverfolgt - eine umfassende Stellungnahme abgegeben werden, in der die Argumente gegen eine Verwechslungsgefahr vorgebracht werden.

8. Was kostet ein Widerspruchsverfahren?

Es ist zwischen den Kosten des Amtes (Gebühren) und den Kosten der beauftragten Vertreter zu entscheiden.

  • Gebühren der Markenämter

Für ein Widerspruchsverfahren vor dem DPMA wird derzeit eine Gebühr von 250,00 EUR aufgerufen. Diese umfasst den Widerspruch aus einem Widerspruchszeichen. Wird ein Widerspruch auf mehrere ältere Widerspruchskennzeichen desselben Inhabers gestützt, so ist zusätzlich für jedes weitere Widerspruchskennzeichen eine Gebühr von 50,00 EUR zu entrichten. Unterscheiden sich die Inhaber, so handelt es sich um mehrere Widersprüche, für die jeweils 250,00 EUR zu entrichten sind. 

Die Gebühren für ein Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO belaufen sich derzeit auf 320,00 EUR.

  • Kosten für anwaltliche Vertretung im Widerspruchsverfahren

Lässt man sich im Widerspruchsverfahren von einem Anwalt vertreten, kommt neben den oben genannten Amtsgebühren auch noch das Honorar des Rechtsanwalts hinzu. Die Rechtsanwälte werden entweder auf Stundenbasis tätig oder rechnen nach Gegenstandswert ab.

Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA gilt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG grundsätzlich, dass jeder seine Kosten selbst trägt, egal zu wessen Gunsten das Verfahren ausgeht. Im Ausnahmefall kann das Markenamt in seiner Entscheidung die Kosten des Verfahrens aus Billigkeitsgründen auch einem der Beteiligten ganz oder zum Teil auferlegen, wenn die Rechtsverfolgung zum Beispiel ersichtlich mutwillig war. Hierzu setzt das DPMA den Gegenstandwert fest. Das Bundespatentgericht hält im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren im Regelfall einen Gegenstandswert von 50.000,00 EUR für angemessen, so dass die Anwaltsgebühren regelmäßig zwischen 1.500,00 EUR und 2.500,00 EUR liegen dürften.

Im Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO trifft dieses eine Kostenentscheidung, so dass der Unterliegende gegebenenfalls hier auch die Kosten der Gegenseite zum Teil oder komplett tragen muss. Die erstattungsfähigen Kosten des anwaltlichen Vertreters sind jedoch auf 300,00 € begrenzt. Unterliegen beide Beteiligte teilweise, wird eine Entscheidung über eine „abweichende Kostenverteilung“ erlassen. Generell gilt hier, dass es billig ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Beteiligter, der das Verfahren beendet, nachgegeben hat. Der hypothetische Ausgang des Rechtsstreits in dem Fall, dass eine Entscheidung in der Sache notwendig geworden wäre, ist dabei irrelevant. Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist beendet wurden, ergeht keine Kostenentscheidung. Wenn die Beteiligten hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens an das Amt eine eigene Kostenregelung vereinbaren, trifft das Amt ebenfalls keine Kostenentscheidung.

9. Anwaltliche Dienstleistungen im Widerspruchsverfahren

Grundsätzlich besteht im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA und EUIPO kein Anwaltszwang. Gleichwohl ist es aufgrund der weitreichenden Konsequenzen und der Komplexität der maßgebenden Rechtsfragen dringend zu empfehlen, einen Rechtsanwalt für Markenrecht mit der Vertretung im Widerspruchsverfahren zu beauftragen. Man erkennt die Spezialisierung insbesondere an einem entsprechenden Fachanwaltstitel. Es gibt zwar keinen Fachanwalt für Markenrecht. Einen Fachanwalt Markenrecht sieht die Fachanwaltsordnung (noch) nicht vor. Das Markenrecht ist allerdings Teil der Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz. Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz hat demgemäß im Markenrecht eine Ausbildung genossen und verfügt auf diesem Gebiet auch über nachgewiesene Erfahrungen. Ähnliches gilt für Patentanwälte.

Ein entsprechend spezialisierter Rechtsanwalt kann seine Mandanten in jedem Stadium des Widerspruchsverfahrens zielgerichtet beraten und ihre Interessen wahrnehmen. Zu den Kerndienstleistungen gehören dabei:

  • Prüfung des Widerspruchs gegen eine Markenanmeldung
  • Erheben von Widerspruch gegen die Anmeldung/Eintragung einer Marke
  • Abwehr des Widerspruchs gegen die Anmeldung/Eintragung einer Marke
  • Prüfung von Gegenmaßnahmen
  • Führen von Vergleichsverhandlungen mit der Gegenseite in Markenstreitigkeit
  • Verhandlung von Abgrenzungs- bzw. Koexistenzvereinbarungen in Markenstreitigkeiten
  • Vertretung im Erinnerungsverfahren
  • Vertretung im Beschwerdeverfahren
  • Vertretung vor dem Bundespatentgericht, EuG und EuGH

Widerspruchsverfahren im Markenrecht - Zusammenfassung

  • Nach Veröffentlichung einer neu eingetragenen bzw. angemeldeten Marke haben Inhaber von älteren Marken die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen.
  • Die Widerspruchsfrist beträgt drei Monate nach der Veröffentlichung, diese Frist ist nicht verlängerbar.
  • Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wird vom jeweiligen Markenamt geprüft, ob zwischen der prioritätsälteren und –jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.
  • Nach der Zustellung des Widerspruchs an den Widerspruchsempfänger beginnt die zweimonatige „Cooling off“-Phase, in der die Parteien die Möglichkeit haben, sich außeramtlich zu einigen.
  • Wird in der „Cooling off“-Phase keine Einigung erzielt, bekommen die Parteien wechselseitig die Möglichkeit, Argumente zum Schutz der Marke bzw. für deren Löschung vorzubringen.
  • Bejaht das Markenamt eine Verwechslungsgefahr für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen bzw. angemeldet ist, wird dem Widerspruch stattgegeben und die Eintragung der Marke ganz oder teilweise gelöscht bzw. die Anmeldung der Marke zurückgewiesen.
  • Der Widerspruch ist ein relativ kostengünstiges Rechtsmittel, um einer Verwässerung der eigenen Marke entgegenzuwirken.

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