Markenrecherche

Warum eine Markenrecherche wichtig ist und wie sie funktioniert.

Ein Beitrag von Dr. Norman Dauskardt

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte zuvor zwingend eine gründliche Markenrecherche erfolgen. Dabei wird geprüft, ob möglicherweise durch die geplante Marke die Rechte von Inhabern „älterer“ Marken verletzt werden könnten. Eine professionelle Markenrecherche spielt somit aus rechtlicher Sicht eine extrem wichtige Rolle, da das Risiko von Markenkonflikten dadurch signifikant gemindert werden kann. Aber auch aus Marketinggründen sollte in jedem Fall vermieden werden, dass möglicherweise eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke aufgrund der Ähnlichkeit bestehen könnte.

1. Vor der Markenrecherche: Auswahl des Schutzgebietes

Bevor man mit der Markenrecherche beginnt, sollte die Frage geklärt sein, in welchem Gebiet die eigene Marke eigentlich geschützt werden soll. Denn abhängig von der Auswahl des Schutzgebietes, muss auch die Markenrecherche in den entsprechend einschlägigen Markenregistern erfolgen, um genau überprüfen zu können, ob eine Marke in diesem Gebiet mit einer anderen, bereits angemeldeten Marke, kollidiert.

Bisher gibt es (leider) noch keine Weltmarke, sondern grundsätzlich hat jeder souveräne Staat sein eigenes Markenrecht. Eine Marke genießt nur dort rechtlichen Schutz, wo sie zur Eintragung angemeldet wurde (sog. Territorialitätsprinzip). Die Frage des Schutzgebietes korreliert somit mit der Frage, wo man die Marke benutzen möchte. Der territoriale Schutzumfang hängt außerdem von dem Budget ab, das man für seinen Markenschutz zur Verfügung stellen will: Je größer das Schutzgebiet sein soll, desto höher sind die Kosten für die Markenanmeldung(en). Aus deutscher Sicht sind grundsätzlich drei Marken interessant: die deutsche Marke, die Unionsmarke auf europäischer Ebene und die internationale Markeneintragung nach dem Madrider System.

2. Markennamen prüfen – Ist das Zeichen schutzfähig?

Hat man über das gewünschte Schutzgebiet seiner Marke Klarheit gewonnen, gilt es im nächsten Schritt zu prüfen, ob der Markenname in diesem Gebiet überhaupt schutzfähig ist. Längst nicht jedes Zeichen kann und darf als Marke geschützt werden. Das Markenamt prüft die Eintragungsfähigkeit im Anmeldeverfahren von Amts wegen und weist die Marke zurück, wenn es ein absolutes Eintragungshindernis sieht.

Welche Namen kann man schützen lassen?

Grundsätzlich sind verschiedenste Zeichenformen als Marke schutzfähig, so lange sie nur ganz allgemein dazu geeignet sind, Produkte zu „markieren“, so z.B.:

  • Wörter und Personennamen als Wortmarken (z.B. „Porsche“, „Boss“, „Siemens“),
  • Slogans als Wortmarken (z.B. „Vorsprung durch Technik“ von Audi)
  • Abbildungen und Logos als Bildmarken (z.B. die drei Streifen des adidas-Logos oder der angebissene Apfel des Technikkonzerns Apple),
  • Buchstaben- und Buchstabenfolgen: (z.B. N-TV, CNN),
  • Zahlen oder Zahlenkombinationen (z.B. 4711),
  • Kombinationen aus vorgenannten Marken, insbesondere Wort-/Bildmarken,
  • Hörzeichen (z.B. der Intel-Jingle oder der Telekom-Jingle),
  • Dreidimensionale Gestaltungen, insbesondere Produktformen (z.B. die Rocher-Kugel),
  • und sogar abstrakte Farbmarken (z.B. die Farbe Blau für die Deutsche Bank).
 

Welche Namen kann man nicht schützen lassen?

Damit ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, muss es unter anderem unterscheidungskräftig sein und darf nicht:

  • die Produkte beschreiben, für die es angemeldet wurde,
  • zur Bezeichnung der Produkte üblich sein,
  • über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Produkte täuschen,
  • gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen oder
  • staatliche Hoheitszeichen wie Staatswappen und Staatsflaggen enthalten.
 

Für jedes der vorgenannten Eintragungshindernisse gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl von Behördenentscheidungen und Gerichtsurteilen. Nachfolgend sollen einige Beispiele die Eintragungshindernisse erläutern:

Das Zeichen „Auto“ für die Ware Pkw kann nicht als Marke geschützt werden, weil es die Ware unmittelbar beschreibt und es nicht erlaubt sein darf, seine Mitbewerber von der zulässigen Benutzung beschreibender Begriffe auszuschließen. Gleiches gilt für die Marke „Apfel“ für die Ware Apfelsaft. Wohl aber kann die Marke „Apple“ für Computer geschützt sein, weil dem Begriff Apfel in diesem Bereich keine beschreibende Bedeutung zukommt. Übrigens geht das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) davon aus, dass das deutsche Publikum die englische Sprache gut versteht und viele englische Wörter übersetzen kann, sodass meistens beschreibende Begriffe einer Ware in Englisch ebenfalls nicht als Marke eingetragen werden.

Bloße werbeübliche Angaben und Anpreisungen, wie z.B. „Preiswert!“, „Hot“, „Genial“ oder „Das Beste“ sind ebenfalls nicht schutzfähig, weil der Verkehr darin keine Marke erkennt. Es fehlt die Unterscheidungskraft.

Als täuschend und damit nicht eintragungsfähig beurteilt wurden z.B. die Marken „LACTOFREE“ für die Ware Laktose oder „BEST MEDICAL“ für die Ware Schuhe.

Die Wortfolge „READY TO FUCK“ innerhalb einer Wort-/Bildmarke verstößt gegen die guten Sitten, wie der Bundesgerichtshof im Jahr 2012 entschied und darf nicht eingetragen werden. Im Allgemeinen kann man sich merken, dass Marken, die Sex, Gewalt und illegale Drogen thematisieren, zumindest intensiv darauf geprüft werden sollten, ob sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.

Warum ist es wichtig den Markennamen zu prüfen?

Das Markenamt sortiert streng aus und so scheitern Markenanmeldungen häufig an dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bzw. wegen ihres produktbeschreibenden Inhalts. Die Markenämter prüfen diese beiden Eintragungshindernisse sehr streng. Eine bloße mittelbare beschreibende Aussage in der Marke kann bereits zur Zurückweisung führen. Hier sollte man frühzeitig bereits in der Konzeptionsphase für den Markenauftritt anwaltlichen Rat einholen.

3. Markenrecherche nach anderen, geschützten Konfliktzeichen

Die Markenrecherche beinhaltet das Ziel, ältere geschützte Konfliktzeichen zu identifizieren. Denn weder das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) noch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) prüfen im Markenanmeldeverfahren, ob es ältere geschützte Marken gibt, die der eigenen Marke im Weg stehen. Darum sollte der Markenanmelder, bestenfalls vor der Markenanmeldung, im Zuge einer gründlichen Markenrecherche prüfen, ob er seine Marke schützen lassen kann.

Dies ist für die Zukunft der eigenen Markenidee und der daraus folgenden Markenstrategie entscheidend, da das Markenrecht dem Inhaber der älteren Marke ein Ausschließlichkeitsrecht gibt. Er kann also die Benutzung jüngerer gleicher oder ähnlicher Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren- und Dienstleistungen verbieten. Folgerichtig kann er auch gegen die Anmeldung gleicher oder ähnlicher jüngerer Marken für gleiche oder ähnliche Produkte vorgehen. Besteht Verwechslungsgefahr, kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen die Markenanmeldung einlegen und den Anmelder abmahnen. Dann droht die Löschung der Marke sowie Unterlassung der Benutzung und Schadensersatz. Statistisch wird gegen eine von fünf Markenanmeldungen Widerspruch eingelegt.

Wie wird eine Markenrecherche durchgeführt?

Eine Online-Markenrecherche in den für jedermann im Internet zugänglichen Markenregistern liefert erste Indizien dafür, ob es problematische ältere Marken gibt:


Dabei ist zwischen Identitätsrecherchen und Ähnlichkeitsrecherchen zu unterscheiden. Mit der Identitätsrecherche wird untersucht, ob die geplante Marke noch frei ist oder sie bereits schon im entsprechenden Markenregister existiert und somit schon von Dritten geschützt wurde. Diese Art der Markenrecherche ist zwar erforderlich, jedoch für eine effektive Absicherung nicht ausreichend, da auch schon nur ähnliche, bereits bestehende Schutzrechte (insbesondere Marken und Unternehmenskennzeichen) mit der eigenen Markenidee kollidieren können. Deshalb sollten in einer anschließenden Ähnlichkeitsrecherche auch alle Abwandlungen der geplanten Marke mit dem Register abgeglichen werden.

Bei der Ähnlichkeitsrecherche muss nicht nur auf die Ähnlichkeit zu einer Marke geachtet werden, sondern auch darauf, welche Marken für ähnliche Produkte in den gleichen bzw. ähnlichen Klassen (sog. Nizza-Klassifikation) eingetragen sind. Kernpunkt bei der Prüfung solcher Kollisionsgefahren ist die sogenannte Verwechslungsgefahr (vgl. § 14 MarkenG, § 42 MarkenG sowie Art. 8 UMV, Art. 9 UMV). Vereinfacht gesagt besteht Verwechslungsgefahr immer dann, wenn der Verbraucher aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen einerseits und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen andererseits annehmen könnte, dass die Waren und Dienstleistungen aus dem gleichen Unternehmen (oder miteinander verbundenen Unternehmen) stammen könnten.

Voraussetzung zur Durchführung einer vollumfänglichen Markenrecherche inklusive Ähnlichkeitsrecherche ist somit die Festlegung der Waren und Dienstleistungen, zumindest nach den passenden Nizza-Klassen, für welche die zukünftige Marke geschützt werden soll. Nur so lässt sich zielgenau prüfen, ob in den Bereichen, in denen die Marke genutzt werden soll bereits identische oder verwechselbar ähnliche Kennzeichen für andere Marktteilnehmer geschützt sind.

4. Nach der Markenrecherche: Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis erstellen

Ist die Schutzfähigkeit der Wunschmarke geprüft, ist das der Markenanmeldung beizufügende Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu entwerfen. Da grundsätzlich eine Marke nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen geschützt ist, die sich im Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis wiederfinden, sollte für die passgenaue Erstellung des Verzeichnisses größte Mühe eingesetzt werden.

Dabei gilt die Regel: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Es sollten so viele Waren und Dienstleistungen angegeben werden, wie notwendig sind, damit die Marke umfassenden Schutz für die gesamte geplante Geschäftstätigkeit genießt. Auf der anderen Seite sollte das Verzeichnis aber auch so wenig Waren und/oder Dienstleistungen wie möglich enthalten, denn je enger es ist, desto geringer ist auch das Konfliktrisiko mit älteren Marken. Hinzu kommt, dass eine Marke für diejenigen Waren oder Dienstleistungen benutzt werden muss, für die sie eingetragen ist (Benutzungszwang nach Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist). Andernfalls kann sie (teilweise) wieder gelöscht werden. Es ist also davon abzuraten, eine Marke pauschal für alle Waren oder Dienstleistungen einer Markenklasse oder stets mit den jeweiligen Oberbegriffen einer Markenklasse anzumelden.

Waren und Dienstleistungen in der NCL und der eKDB

Alle Waren und Dienstleistungen sind aufgrund der Nizza-Klassifikation (NCL) in insgesamt 45 Klassen aufgeteilt. Die Klassen 1 bis 34 sind Warenklassen. Die Klassen 35 bis 45 sind Dienstleistungsklassen. Die NCL umfasst international festgelegte Listen von bestimmten Waren und Dienstleistungen, die insgesamt ca. 9.000 Begriffe umfassen. 

Da die in der NCL enthaltenen Begriffe für Waren und Dienstleistungen nicht ausreichen, um das gesamte Spektrum der am Markt verfügbaren Waren und Dienstleistungen abzudecken, haben das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) und viele nationale Markenämter Europas eine einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB) mit etwa 70.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffen geschaffen, in der hier recherchiert werden kann:

tmclass.tmdn.org/ec2/

Es ist auch die Verwendung von Begriffen für Waren und Dienstleistungen zulässig, die nicht in der NCL oder der eKDB enthalten sind. Die zuständigen Markenämter prüfen in diesem Fall die gewählten Begriffe auf deren Bestimmtheit und die richtige Klassifizierung, was den Markenanmeldevorgang insgesamt verzögern kann. Es ist deshalb grundsätzlich ratsam, offiziell bestätigte Waren- und Dienstleistungsbegriffe zu wählen.

5. Vorteile einer professionellen Markenrecherche durch einen Anwalt

Falls Sie eine oder mehrere ähnliche Marken während der eigenen Markenrecherche entdeckt haben, ist es immer ratsam einen Anwalt für Markenrecht zu kontaktieren. So kann die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Anmeldung besser abgeschätzt und auf unnötige Amtsgebühren durch eine ablehnende Eintragungsentscheidung verzichtet werden. Wir raten Ihnen dringend davon ab, eine ähnliche Marke „auf gut Glück” anzumelden, wenn eine Kollision (und infolgedessen ein Rechtsstreit) schon absehbar ist. 

Bei Bestehen eines gewissen Konfliktrisikos ist nämlich für das nachfolgende strategische Vorgehen eine umfangreiche Expertise im Markenrecht unabdingbar. So kann in bestimmten Fällen das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die anzumeldende Marke enger gefasst werden, um das Risiko zu minimieren. In anderen Fällen kann es Sinn machen, mit dem Inhaber der älteren Marke Kontakt aufzunehmen, um eine Abgrenzungsvereinbarung oder eine Koexistenzvereinbarung zu schließen. In wieder anderen Fällen kann gegen eine nicht benutzte ältere Konfliktmarke ein Löschungsantrag gestellt werden. Aber auch wenn keine Kollision absehbar ist, empfiehlt es sich eine professionelle Markenrecherche vom Anwalt durchführen zu lassen, um das juristische Markenkonfliktrisiko überhaupt verlässlich ermitteln zu können.

Sie möchten eine rechtssichere Markenrecherche durchführen lassen?

Als spezialisierte Anwaltskanzlei für Markenrecht unterstützen wir von ab&d Rechtsanwälte Sie gerne mit unserer jahrelangen Expertise!