11.06.2014 Abmahnung Haftung Marke   Markenrecht

Markenrecht und Abmahnung - Ein Ratgeber für Abgemahnte

Die markenrechtliche Abmahnung ist das wichtigste und das am weitesten verbreitete Instrument zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Markenverletzungen. Sie soll vornehmlich dazu dienen eine gerichtliche Auseinandersetzung (einstweilige Verfügung, Unterlassungsklage) über Markenrechte zu verhindern. Deshalb mahnt der Markeninhaber vor einem Gerichtsverfahren ab, um dem Verletzer die Möglichkeit einer außergerichtlichen Erfüllung der aus einer Markenverletzung resultierenden Ansprüche zu geben.

Dieser Ratgeber behandelt die folgenden Teilkomplexe:
1.    Einführung
2.    Was ist eine markenrechtliche Abmahnung?
3.    Wann ist die Abmahnung unberechtigt?
4.    Wann liegt eine Markenverletzung vor?
5.    Die Unterlassungserklärung – Inhalt und Wirkung
6.    Was passiert, wenn keine Unterlassungserklärung abgegeben wird?
7.    Auskunfts- und Schadensersatzansprüche
8.    Kosten der Abmahnung
9.    Möglichkeiten und Kosten der Rechtsverteidigung gegen eine Abmahnung
10.    Ich habe eine Abmahnung erhalten, wie reagiere ich richtig?
11.    Unsere Dienstleistungen bei markenrechtlichen Abmahnungen
  

1. Einführung

Eine Abmahnung ist für den Empfänger zunächst einmal häufig eine sehr unangenehme Überraschung, insbesondere wegen der geforderten Rechtsanwaltskosten, die im mittleren vierstelligen Bereich liegen können. Wichtig ist es zunächst einmal Ruhe zu bewahren, denn nicht jede Abmahnung ist berechtigt und oftmals sind auch die geforderten Anwaltsgebühren überhöht. Deshalb sollten Abgemahnte unbedingt professionelle Hilfe durch einen spezialisierten Rechtsanwalt (bestenfalls einen Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) in Anspruch nehmen. Ein fachkundiger Anwalt wird prüfen, ob und inwieweit die geltend gemachten Ansprüche berechtigt sind und gegebenenfalls eine passende Verteidigungsstrategie entwickeln.

2. Was ist eine markenrechtliche Abmahnung?
Mit einer Abmahnung wegen Markenverletzung macht der Rechteinhaber Ansprüche aus dem Markengesetz (MarkenG) oder der EU-Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMVO) geltend.  Die wesentlichen markenrechtlichen Ansprüche sind:

  • Beseitigung der Markenverletzung,
  • zukünftige Unterlassung der Markenverletzung,
  • Auskunft über Art und Umfang der erfolgten Markenverletzung,
  • Zahlung von Schadensersatz,
  • Erstattung der dem Markeninhaber entstandenen Rechtsverfolgungskosten.

Eine zentrale Rolle in Abmahnungen spielen dabei der Unterlassungsanspruch und der Anspruch auf Ersatz der Rechtsverfolgungskosten (Anwaltsgebühren). Diese beiden Ansprüche werden nämlich fast immer mit Abmahnungen verfolgt.

Abmahnungen unterliegen keinem bestimmten Formzwang. Sie können mündlich, per E-Mail, per Fax oder per Brief ausgesprochen werden. Häufig wählen die Abmahnenden jedoch aus Beweisgründen den Schriftweg.


Abmahnungen sind meist in einem ähnlichen Schema aufgebaut, welches den von den Gerichten entwickelten Anforderungen an Abmahnungen folgt. Zunächst trägt der Abmahnende den Sachverhalt vor und erläutert in welchem Verhalten des Abgemahnten er eine Markenverletzung sieht. Anschließend wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gefordert, um die Wiederholungsgefahr für weitere Markenverletzungen zu beseitigen. Zumeist ist bereits eine vorgefertigte Unterlassungserklärung beigefügt. Im Weiteren verlangt der Abmahnende Auskunft über die Markenverletzungshandlungen, Schadensersatz und den Ersatz der für die Abmahnungen entstandenen Anwaltskosten.


Zur Abgabe der Unterlassungserklärung sind häufig sehr kurze Fristen von wenigen Tagen gesetzt. Die Fristen sind deshalb kurz bemessen, weil der Abmahner Unterlassungsansprüche möglicherweise in einem gerichtlichen Eilverfahren geltend machen will. Gerichtliche Schritte werden in Abmahnungen regelmäßig ausdrücklich angekündigt.


3. Wann ist die Abmahnung unberechtigt?

Eine Abmahnung ist dann unberechtigt, wenn

  • keine Markenverletzung vorliegt (dazu sogleich mehr),
  • der Abgemahnte für die Markenverletzung nicht verantwortlich ist,
  • der Abmahnende nicht der materiell Berechtigte an der Marke ist,
  • die formellen Anforderungen an eine Abmahnung nicht eingehalten wurden und/oder
  • ein Fall einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung vorliegt.

Die Frage ob überhaupt eine Verletzung der Marke vorliegt, ist komplex und anhand des Gesetzes und der umfangreichen Rechtsprechung zum Markenrecht zu prüfen. Die meisten unberechtigten Abmahnungen scheitern an der Voraussetzung der materiellen Markenverletzung. Es kommt jedoch durchaus auch vor, dass eine Abmahnung nicht gegenüber dem richtigen (wirklichen) Markenverletzer ausgesprochen wurde oder eine Abmahnung formell unwirksam ist, weil in ihr der vorgeworfene Verstoß nicht ausreichend dargelegt ist.


Eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung im Markenrecht kann vorliegen, wenn eine Marke bösgläubig angemeldet wurde und nur dazu dient, Mitbewerber unlauter zu behindern. Markenrechtliche Massenabmahnungen können auch dann rechtsmissbräuchlich sein, wenn sie ausschließlich dazu dienen Erstattungsansprüche für Rechtsverfolgungskosten zu generieren. Die Gerichte sind mit der Annahme von Rechtsmissbrauch bei markenrechtlichen Abmahnungen jedoch, anders als im Wettbewerbsrecht, bisher sehr zurückhaltend.


4. Wann liegt eine Markenverletzung vor?
Eine Abmahnung ist nur berechtigt, wenn überhaupt eine Verletzung einer Marke vorliegt. Markeninhaber genießen ein ausschließliches Recht an ihrer Marke. Sie können anderen also grundsätzlich untersagen gleiche oder ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung gleicher oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Dies beeinträchtigt nämlich die geschützte Herkunftsfunktion einer Marke. An einem einfachen Beispiel erläutert: Wenn jemand ein Auto baut und dieses „Mercedes“ nennt, dann liegt eine Markenverletzung vor, weil die potenziellen Kunden bei einem Fahrzeug mit dem Namen „Mercedes“ ein Fahrzeug eines berühmten Autoherstellers aus Stuttgart erwarten, der Inhaber der Wortmarke „Mercedes-Benz“ ist.


Die denkbaren Konstellationen von Markenverletzungen sind so vielfältig und komplex, dass eine Darstellung und Erläuterung den Rahmen dieses Ratgebers sprengen würde. Die Rechtsprüfung sollte einem Rechtsanwalt überlassen werden. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass Markeninhaber vor Verwechslungen geschützt sind. Die eingetragene Marke genießt einen Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz und einen Schutz vor Ausnutzung und Rufausbeutung. Das Gesetz regelt aber auch verschiedene Einschränkungen des Markenschutzes.


Keine Markenverletzungen liegen insbesondere bei folgenden Fällen, in denen trotzdem häufig abgemahnt wird, vor:

  • Der Abgemahnte verwendet die Marke nicht zur Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich zu beschreibenden Zwecken.
  • Die Marke des Abmahnenden und das verwendete Zeichen des Abgemahnten sind sich nicht so ähnlich, dass sie miteinander verwechselt werden können.
  • Das Produktangebot des Abmahnenden und des Abgemahnten sind sich so unähnlich, dass Verwechselungen ausgeschlossen werden können.
  • Das Markenrecht ist erschöpft. Das heißt, der Abgemahnte hat von einem berechtigten Dritten Markenware erworben, die er frei verkaufen darf.
  • Der Abmahnende hat seine Marke nicht ausreichend selbst benutzt (Verletzung des so genannten Benutzungszwangs).
  • Der Abmahnende hat die Nutzung der Marke durch den Abgemahnten für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren geduldet.

5. Die Unterlassungserklärung – Inhalt und Wirkung

Die Unterlassungserklärung ist das zentrale Instrument zur außergerichtlichen Erfüllung von Unterlassungsansprüchen. Ist sie strafbewehrt, kann sie die Wiederholungsgefahr wegen einer begangenen Markenverletzung beseitigen, so dass einer Klage des Markeninhabers auf Unterlassung der Boden entzogen wäre. Wiederholungsgefahr bedeutet in diesem Zusammenhang, dass objektiv die Möglichkeit besteht, die Markenverletzung könnte jederzeit erneut begangen werden. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn eine Markenverletzung bereits begangen wurde. Mit einer Unterlassungserklärung lässt sich ein Gerichtsstreit vermeiden, sollte tatsächlich eine Markenverletzung vorliegen. Strafbewehrt ist die Unterlassungserklärung, wenn sich der Erklärende zur Zahlung einer Strafe für den Fall verpflichtet, dass er den Markenverstoß nochmals begeht. Erst mit der Vereinbarung einer Vertragsstrafe wird die Erklärung „scharf“ und der Abmahnende kann sich darauf verlassen, dass sich die Markenverletzung nicht wiederholt.


Es ist dringend davon abzuraten, die einer Abmahnung oftmals beigefügte Unterlassungserklärung ungeprüft zu unterzeichnen. Eine Unterlassungserklärung ist 30 Jahre wirksam – in dieser Zeit muss also sichergestellt sein, dass keine weiteren Markenverstöße erfolgen. Oftmals sind die vorformulierten Unterlassungserklärungen des Abmahnenden zu weitgehend, z.B. weil die Unterlassungspflicht zu unbestimmt oder die geforderte Vertragsstrafe überhöht ist.


Der Abmahnende hat nicht das Recht eine bestimmte Unterlassungserklärung nach seinen Wünschen zu fordern. Es ist lediglich eine Unterlassungserklärung vonnöten, die die Wiederholungsgefahr ausräumt. Es ist deshalb grundsätzlich ratsam eine Unterlassungserklärung abzugeben, die modifiziert (verändert) ist und die Pflichten des Erklärenden auf das Notwendigste begrenzt. So ist es z.B. zulässig keine bestimmte Höhe der Vertragsstrafe festzulegen, sondern die Höhe in das Ermessen des Gläubigers zu legen und im Streitfall durch ein Gericht überprüfen zu lassen (so genannter Hamburger Brauch).


Eine Unterlassungserklärung sollte grundsätzlich nicht abgegeben werden, wenn keine Markenverletzung vorliegt, es sei denn der Betroffene kann ausschließen, die ihm vorgeworfenen Handlungen in Zukunft wieder zu begehen. Eine Unterlassungserklärung ist unabhängig von der Rechtslage wirksam, weil sie, wenn der Abmahnende die Erklärung annimmt, zu einem Unterlassungsvertrag führt. In keinem Fall sollte eine Unterlassungserklärung abgegeben werden, in der sich der Abgemahnte neben der Unterlassung zur Zahlung von Schadensersatz und/oder Rechtsanwaltskosten verpflichtet.


6. Was passiert, wenn keine Unterlassungserklärung abgegeben wird?

Wird innerhalb der in einer Abmahnung gesetzten Frist keine Unterlassungserklärung abgegeben, kann der Abmahnende aus seiner Marke entweder in einem gerichtlichen Eilverfahren eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung beantragen oder aber eine Unterlassungsklage bei dem zuständigen Landgericht einreichen.


Natürlich wird eine einstweilige Verfügung oder ein Unterlassungsurteil durch ein Gericht nur ergehen, wenn nach Ansicht der Richter tatsächlich eine Markenverletzung vorlag und Wiederholungsgefahr besteht. Den Abmahnenden trifft keine Pflicht gerichtlich gegen den vermeintlichen Markenverletzer vorzugehen. Denkbar ist es daher auch, dass nach einer Abmahnung keine gerichtlichen Schritte ergriffen werden und die Angelegenheit im Sande verläuft. Darauf sollte sich Abgemahnte jedoch in keinem Fall verlassen.


7. Auskunfts- und Schadensersatzansprüche
Wird eine Markenverletzung schuldhaft, das heißt fahrlässig oder vorsätzlich, begangen, so kann der Markeninhaber Schadensersatz verlangen. Um den entstandenen Schaden beziffern zu können, wird in Abmahnungen oftmals Auskunft über Art und Umfang der Markenverletzung gefordert. Dieser Auskunftsanspruch ist gesetzlich geregelt.


Die Höhe des Schadensersatzes kann auf verschiedene Arten berechnet werden. Die günstigste Berechnungsart darf sich der Markenverletzte aussuchen. Am populärsten ist die Berechnung im Wege der so genannten Lizenzanalogie.
Auskunfts- und Schadensersatzansprüche sind natürlich nicht gegeben, wenn dem Abgemahnten keine Markenverletzung vorzuwerfen ist.


8. Kosten der Abmahnung
Wenn die Abmahnung berechtigt ist, kann der Abmahnende grundsätzlich den Ersatz der ihm entstandenen Rechtsverfolgungskosten verlangen. Die Kosten der Abmahnung kann der Abmahnende einklagen, selbst wenn eine Unterlassungserklärung abgegeben wurde. Wird ein Rechts- oder Patentanwalt mit der Erstellung einer Abmahnung beauftragt, so sind dem Abmahnenden die entstandenen Rechts- und Patentanwaltskosten zu erstatten. Die Höhe dieser Kosten richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Danach werden Anwaltskosten anhand des in jedem Einzelfall zugrunde zu legenden Streitwerts berechnet. Je höher der Streitwert, mithin die Bedeutung der Angelegenheit, desto höher sind die anfallenden Rechtsanwaltsgebühren. Dabei gilt die Regel: Je wertvoller die der Abmahnung zugrunde liegende Marke und je schwerwiegender der Verstoß ist, desto höher ist der Streitwert.


Im Markenrecht setzen die Gerichte regelmäßig Streitwerte zwischen 25.000,- € und 100.000,- € fest. Die sich daraus ableitenden Rechtsanwaltskosten für eine Abmahnung belaufen sich zwischen 1.250,- € und 2.500,- €. Die Kosten einer Abmahnung sind nicht zu erstatten, wenn die Abmahnung unberechtigt erfolgt ist, z.B. wenn kein Markenverstoß vorlag oder die Abmahnung formell unwirksam war.

 

9. Möglichkeiten und Kosten der Rechtsverteidigung gegen eine Abmahnung
Wendet sich der Abgemahnte an einen Rechtsanwalt, wird dieser die Abmahnung prüfen und abhängig von der Rechtslage, dem Interesse des Abgemahnten an der weiteren Nutzung der Marke oder ähnlicher Zeichen und dem Verteidigungsbudget eine optimale Strategie zur Interessenwahrung entwerfen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und in jedem Einzelfall auszuloten. Pauschale Ratschläge sind hier nicht angebracht, denn jeder Fall ist anders.


Die Höhe der eigenen Rechtsanwaltskosten hängt von den einzelnen zu ergreifenden Verteidigungsmaßnahmen ab und sollte vorab mit dem mandatierten Rechtsanwalt abgestimmt werden.


Liegt ein Markenverstoß vor, ist es z.B. möglich eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben und über die Höhe der zu erstattenden Kosten mit dem Gegner zu verhandeln. Liegt kein Markenverstoß vor und ist dem Abgemahnten wichtig, das Zeichen oder die Marke auch in Zukunft nutzen zu dürfen, kann ein Abwehrschreiben an den Abmahner verfasst werden und zur Vorbeugung einer gerichtlichen einstweiligen Verfügung eine so genannte Schutzschrift vor dem zuständigen Landgericht eingereicht werden.
Es gibt sogar Fälle in denen es ratsam ist, eine gerichtliche Unterlassungsverfügung zu riskieren anstatt eine Unterlassungserklärung abzugeben. 
Ist die Abmahnung unberechtigt, kann der Abgemahnte in vielen Fällen seine eigenen Rechtsverteidigungskosten (z.B. die Kosten für den eigenen Anwalt) als Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung erstattet verlangen.


10. Ich habe eine Abmahnung erhalten, wie reagiere ich richtig?
Wichtig ist zunächst, Ruhe zu bewahren. Das Markenrecht ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Prüfung von Abmahnungen und die Rechtsverteidigung gehören deshalb in die Hände von spezialisierten Rechtsanwälten. Aus diesem Grund ist die Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung dringend zu empfehlen. Wir raten Ihnen: Holen Sie sich anwaltliche Hilfe.


Beachten Sie unbedingt die in der Abmahnung genannten Fristen, insbesondere die Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung. Erfolgt keine Reaktion innerhalb der Frist, kann der Abmahnende gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen und z.B. den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen.


Sie sollten nicht vorschnell mit dem Abmahnenden Kontakt aufnehmen und sich Eingeständnisse abringen lassen. Erst recht sollten Sie keine Unterlassungserklärung ungeprüft abgeben. Vorsicht ist bei Hinweisen und Ratschlägen aus Internetforen geboten. Jeder Fall einer markenrechtlichen Abmahnung ist anders. Die Rechtslage, insbesondere die Berechtigung der Abmahnung, muss in jedem Einzelfall geprüft werden.

 

11. Unsere Dienstleistungen bei markenrechtlichen Abmahnungen

Als Rechtsanwaltssozietät, die u. a. auf die Rechte des geistigen Eigentums spezialisiert ist, sind wir mit markenrechtlichen Abmahnungen bestens vertraut. Wir prüfen für unsere Mandanten Abmahnungen eingehend auf ihre Berechtigung, insbesondere, ob eine Markenverletzung vorliegt. Erforderlichenfalls geben wir für unsere Mandanten modifizierte Unterlassungserklärungen ab und verhandeln mit dem Abmahnenden über die Höhe zu erstattender Anwaltskosten. Liegt keine Markenverletzung vor, weisen wir die Ansprüche des Abmahnenden zu zurück und ergreifen die notwendigen Verteidigungsmaßnahmen, z.B. die Hinterlegung einer gerichtlichen Schutzschrift.


Auch in gerichtlichen Verfahren stehen wir an der Seite unserer Mandanten und übernehmen die Verteidigung in Unterlassungs- und Schadensersatzprozessen ebenso wie in gerichtlichen Eilverfahren. Erfolgte eine unberechtigte Abmahnung, klagen wir auch die Ansprüche unserer Mandanten auf Schadensersatz gegen den Abmahner ein.


Jeder einzelne Schritt zur Verteidigung wird dabei natürlich mit unseren Mandanten abgestimmt.  

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